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商标注册申请遇阻的应对

2019.10.23 787来源 :

2014年5月1日起施行的新《商标法》规定,商标局对于申请注册的商标,应当自收到商标注册申请文件之日起9个月内审查完毕,符合有关规定的,予以初步审定公告。也就是说,申请人在向商标局提出商标注册申请并获得受理后,如果一切顺利,可以在一年左右的时间获准商标注册,并拿到商标注册证书。但从商标局对商标注册申请的审查实践来看,有相当一部分商标会因为种种原因,不能顺利获得注册,这就会出现一些需要申请人应对的情况。本章从申请人的角度出发,选取了几种比较典型的情况,对商标申请注册过程中驳回、同日申请及异议等情况进行分析并提出应对办法,希望能对申请人有所助益。

一、商标注册申请被驳回的应对

商标注册申请被驳回涉及两种情况,即全部驳回与部分驳回。全部驳回(下文简称为驳回)是指商标局依法对所有商品或服务上申请注册商标的整体作出的不予注册的行为。部分驳回是指商标局依法对部分商品或服务上申请注册商标的整体作出的不予注册的行为。

根据《商标法》相关规定,对于驳回、部分驳回的商标,商标局会向申请人下发商标驳回通知,即商标驳回通知书,书面告知申请人商标被驳回的时间、理由、具体项目等内容。如果申请人对驳回通知书不服,可以在规定时限内向商标评审委员会提出商标驳回复审申请。而申请人如对商标评审委员会的决定仍然不服,可以在收到商评委决定通知后在规定时限内向人民法院起诉。

商标申请被驳回(包括全部驳回和部分驳回)在商标注册申请中是司空见惯的事情。现在中国商标的年申请量已经突破300万大关,每年被驳回的商标数以十万计。因此,申请人很有可能会碰到此种情况。对于申请人而言,在收到商标驳回通知书或者接到所委托的商标事务所的电话告知时,就意味着需要开始行动起来了。是接受商标被驳回还是提起复审,抑或是采取其他的救济办法,是一个不能回避的问题。下面就粗浅地探讨一下申请人收到商标驳回通知书后的应对措施。

1.要认真仔细地研读商标驳回通知书,确认申请被驳回的类型和具体理由

驳回通知书分为完全驳回和部分驳回通知书,驳回理由分为绝对理由与相对理由。申请人首先需要确认所申请商标被驳回的具体情况。下面举例说明驳回的几种情况。

案例一:某商标申请人在第十一类1101- 1111小类申请注册一个文字商标,商标局发出驳回通知书,引证某公司一个已注册商标为近似商标,将前述商标1102 -1106部分驳回。此案例为部分驳回,且引证已经注册的在先商标权利驳回,属于相对理由驳回。

案例二:某公司在第九类0901- 0911商品中申请图形商标,后收到商标局驳回通知书,引证某公司申请在先的商标将该商标0907-0910部分驳回。此案例中引证的商标与案例一中的引证商标不同,属于尚未主册的商标,其在先权利的稳固性显然不如已经注册的商标。

案例三:某公司在第二十五类商品提出“八一”文字及图形商标注册申请,而商标局以“八一”为中国人民解放军建军节,用作商标易产生不良影响为由,驳回了此申请。此处的驳回理由在新《商标法》中为第十条第一款第(8)项,属于绝对理由驳回。

案例四:某学校在第四十一类申请文字及图形商标,商标局以该商标文字部分与可口可乐公司在类似服务项目上已注册的图形商标近似,而“十一”是国庆纪念日,作为商标易引起不良影响为由,驳回了此申请。此案例中,商标被驳回的理由既有绝对理由(第十条第一款第(8)项),又有相对理由(第三十条)。

商标申请人如对驳回通知书中的内容有疑问,可以先和自己的商标代理机构沟通联系,先确认驳回的类型和具体理由,后再考虑下一步应对措施。

2.根据具体实际情况,考虑是否接受商标被驳回的事实

客观地看,商标局在大部分商标驳回与部分驳回中,引证商标准确,引用法律条文适当。申请人对于这样的驳回或部分驳回的决定应该是能够也必须接受的。但因为客观条件所限,商标局目前在审查商标的注册申请时没有其他的辅助材料,仅凭申请人在申请时录入计算机系统的有限资料作出判断,对于申请人商标的历史、使用状况、推广情况等信息并无了解,因此对某些商标的驳回或部分驳回决定虽然合法合规,但并非没有改变的可能。申请人在这种情况下就可以通过向商标评审委员会提出驳回复审,主张自己的权利。对于申请人来讲,哪些类型的驳回(部分驳回)提请驳回复审比较合适,并不太好把握。相关的情况比较复杂,在此仅举几个例子供申请人参考。

案例一:福建泉州某公司在第十九类(非金属建筑材料等)商品上申请注册“洛阳桥”文字商标,商标以该商标申请文字含有“洛阳”,为我国县级以上行政区划名,不得作为商标注册为由,驳回了此商标申请。经查,“洛阳桥”确有其物,在福建泉州洛阳江口,列为国家级重点文物保护单位,是我国现存最早的跨海石桥,与河北赵州桥、北京卢沟桥、潮州湘子桥并称为中国四大古桥。而商标局审查时并不一定知悉此背景。

案例二:甲公司非常看好一个文字商标,但该商标已经被乙公司注册,而乙公司因经营问题长期未曾实际使用该商标。甲公司向商标局提出撤销乙公司该商标注册申请的同时提交了该文字商标的注册申请。因乙公司的商标撤销程序仍在进行中,商标局以乙公司商标在先注册为由驳回了甲公司的商标注册申请。在此种情况下,甲公司如向商标评审委员提出驳回复审,在案件审理过程中如乙公司的商标被撤销,则甲公司的诉求就有可能获得支持。

案例三:某公司长期使用一个图形商标并具有一定的知名度后,向商标局提出了注册申请,商标局引证一个近似的图形商标驳回了该商标的注册请求。图形商标的相同近似判断是商标审查人员较为主观的行为,不同的审查人员对两个商标图形的相同近似程度的判断存在较大的差异,因此申请人存在通过驳回复审程序获得商标注册支持的可能。

3.启动驳回复审程序,积极提供相关材料证据争取支持

如申请人不服商标局的驳回(部分驳回)决定,就要启动驳回复审程序,向商标评审委员会提出复审要求。在此需要向申请人说明,商标评审委员会在裁定驳回复审案件时与商标局审查商标注册申请时考量的内容并不完全一样,存在一定的差异。如商标局判定商标的相同近似问题,是从整个数据库中对相关商标进行比对,而商评委仅仅就驳回通知书中引证商标与申请商标进行比对。商标局在商标注册申请的审查中,不考虑该商标的使用情况、知名度等,仅从音、形、义等要素进行判定,而商评委在裁定中则更多的考虑商标的使用情况、市场占有率、历史等因素,需要申请人提供相关的证明材料。下面以三个案例说明相关情况。

案例一:上文中提到的福建泉州某公司在第十八类(皮革和人造皮革等)商品上向商标局申请注册“洛阳桥”商标,仍然被以行政区划名为由驳回。该公司并未如在第十九类商品上一样接受驳回,而是向商标评审委员会提出了驳回复审。商评委接受驳回复审申请后,向该公司发出了商标评审申请补正通知书。遗憾的是该公司在规定时间内并未完成相关的补正手续,被视为撤回商标评审申请,驳回复审失败。

案例二:重庆南川区金佛山方竹笋协会2009年8月在第十四类(贵重金属及其合金等)商品上向商标局申请注册“金佛山”及图形商标,商标局2010年8月以“佛山”为广东省县级以上行政区划名为由驳回。该协会20 10年9月向商评委提出了驳回复审申请,商评委在受理后于201 2年2月作出驳回复审决定书,对该商标予以初步审定。

案例三:香港鳄鱼恤有限公司2002年9月在第二十五类(服装等)向商标局申请注册“鳄鱼恤活力系列”文字商标,商标局引证某公司初步审定的“鳄鱼”商标驳回此申请。该公司随即向商评委提出驳回复审申请,商评委受理后于2014年下达驳回复审决定书,认为该案审理时,商标局引证的“鳄鱼”商标已经在异议复审裁定中不予注册且裁定生效,因此“鳄鱼恤活力系列”与前述商标已不存在权利冲突,因此决定予以初步审定。

在商评委做出驳回复审裁定后,申请人需要考虑是否接受驳回复审结果并启动司法救济程序。对申请人来讲,驳回复审的结果有三种。即成功商标获准初步审定、部分成功(商标被部分驳回但驳回项目减少)、失败(完全维持商标局原有的驳回或部分驳回决定)。商标获准初步审定不论,针对部分成功和失败的情况,申请人如不接受已不能再通过行政途径主张权利,而只能在规定时限内向法院提起诉讼,通过司法途径主张权利。

二、商标同日申请的应对

两个或者两个以上的申请人,在同一种商品(服务)或者类似商品(服务)上,以相同或者近似的商标,在相同日期申请注册的情况,可被视为商标同日申请。这里需要注意的是,构成同日申请有四个要件。其一,有两个及以上不同名义的商标申请人;其二,所申请商标在相同或近似的商品(服务)上;其三,所申请商标相同或近似;其四,申请的日期相同。

对于出现商标同日申请的情况,商标局首先会要求申请人需在规定的时间内提供实际使用证据。如证据无效或未能提供证据,商标局将要求各申请人就同日申请的商标进行协商。如协商未果,商标局将组织各方申请人参加商标同日申请抽签,并根据抽签结果确定在先申请权。

绝大部分商标申请人对于商标的同日申请都比较困惑。由于对相关法律法规的了解把握程度有限,对同日申请构成要件的理解偏差,以及对相关处理程序的模糊疏失,使得商标的同日申请应对成为申请人的难点、痛点、爆发点。下面就谈谈申请人该如何应对此种情况。

1.提交使用证据,证明商标在先使用

对于出现商标同日申请的情况,商标局首先将向涉及同日申请的申请人发出《商标注册同日申请补送使用证据通知书》。申请人需在规定的时间内书面提供商标的实际使用证据。所谓的实际使用证据,根据《商标法实施条例》第三条规定,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的证据。对于申请人来讲,提供使用证据环节有几个要点,即及时性、有效性、历史性,下面举例说明。

案例一:某公司委托商标事务所代理申请注册某商标,相关事项由法人亲自负责。商标事务所收到《商标注册同日申请补送使用证据通知书》后随即联系该公司提供商标实际使用证据事宜。因为该公司法人出差在外导致联系困难,且无其他联系方式,致使事务所经多方努力后迟迟不能告知相关情况。等恢复联系并沟通情况后,该公司发现距离通知时限将近,只能草草准备相关证明材料并寄出,导致商标局未予采信。

案例二:A公司在某商品类别上申请的商标在商标局的审查中发现与B公司的商标同日申请。A公司在收到《商标注册同日申请补送使用证据通知书》后,随即搜集整理相关的使用证据并及时向商标局寄送。寄送的证据中,包含了该公司生产相关商品的内部提货单、产品质量控制流程、购销合同复印件等。而B公司也在规定的时间内提供了商标的使用证据,包括公司成立的批文、带商标的商品广告宣传册,甚至直接提供了一个带有申请商标的产品实物。此案例中,A公司提供的证据,相较B公司提供的直接使用证据,或是效力不足(相关商品而非指定商品,且提货单等为内部文书),或是不具有法律效力(购销合同复印件未经过公证无法律效力),因此处于不利地位。

案例三:C公司与D公司在某服务类别上申请的英文商标在商标局的审查中被认定为同日申请。C公司与D公司均提供了在该服务类别上的使用证据,经商标局认定皆为有效证据。则重点转到两个公司的商标使用时间方面。实际上C公司早于D公司使用该商标,但由于提供的证据中未能反映出来,致使商标局无法判定C公司先于公司对该商标的使用。

2.争取友好协商达成共识,明确约定相关权责

在提供的证据皆无效或不能证明使用在先的情况下,商标局将向各申请人发出《商标注册同日申请协商通知书》,要求各申请人就同日申请的商标进行协商。申请人需要就涉及同一天申请的商品或服务内容进行协商,保留一方的申请而放弃另一方(几方)的申请。值得注意的是,申请人之间就同时申请达成的协议可以是有偿的协议,也可以是无偿的协议,但必须符合相关的法律规定并在规定的时限内向商标局提交有效的协议文本。在此举例说明相关情况。

案例一:A公司与B公司在第九类(电子计算机等)商品“计算机磁盘、鼠标(数据处理设备)、灯箱、唱片”上同一天商标申请,均未提供使用证据,进入协商程序。A公司与B公司达成协议,A公司放弃“计算机磁盘”上的申请,保留其他商品申请,并向商标局提供了协议。本案例中“计算机磁盘”与“鼠标(数据处理设备)”同属0901类似群,为近似商品。因此A、B公司的协议中约定各自保留两种近似商品之一是明显不符合相关法规的。此协议属于无效协议。

案例二:C公司与D公司就同一天申请的某商标达成初步意向,约定C公司放弃相关商品,并由D公司给C公司2万元补偿费用。双方将初步协议文本寄送至商标局,商标局认为该协议文本非正式协议,无公司印章及法人签章,属无效协议,要求两公司发送正式有效的合同原件。但因双方就合同细节及付款方式未能达成一致,致使在时限内无法向商标局提供正式有效的合同文本,致使协商失败。

案例三:同处长春的E公司与F公司在第十一类(照明、加热设备等)商品“锅炉、暖气片”上同一天申请。而两家公司的主营业务分别“锅炉”“暖气片”,并无冲突。因两公司对商标同一天申请相关规定不了解,错失了提供实际使用证据的时间。E公司主动联系F公司要求协商解决,但因F公司法人出差在外而无法正式接触。直到协商期限届满前,双方终于见面协商并达成共识,并赶在时限前向商标局送达了有效的合同文本,庆幸未因误期使协商无效。

备齐相关材料,准时参加现场抽签

如果在规定时间内协商未果或未能提供有效合同,商标局将向各方申请人发出《商标同日申请抽签通知书》,要求各申请人在规定的时间携带相关材料到指定地点参加商标同日申请抽签。商标局一般情况下在上下半年各组织一次同一天抽签,也有临时增加抽签次数的情况。申请人在收到通知书后,务必严格按照《商标注册同日申请抽签通知书》及《商标注册同日申请抽签须知》准备齐全相关材料,准时参加现场抽签决定商标归属,相关注意事项举例说明。

案例一:同处沈阳的A公司与B公司在第三十五类(广告、商业经营等)服务项目上同一天申请某商标,均接到商标局发出的《商标注册同日申请抽签通知书》及《商标注册同日申请抽签须知》,要求其在某日参加在商标组织的同日申请抽签。但直到抽签截止时间结束,双方均未到场。商标局视为双方均放弃了同日申请的商标,结果同时驳回了双方的申请。

案例二:杭州某公司与日本某公司在第十一类(照明、加热设备等)商品上同一天申请,并进行到同日申请抽签程序。同日申请抽签当日,杭州某公司委托商标代理机构按时到场并完整提交了相关材料,日本某公司既未亲自到场也未委托商标代理机构到场。杭州某公司因日本公司弃权,自然中签。

案例三:C公司与D公司在某类商品上商标同日申请进行到抽签程序,抽签在北京商标大楼进行。C公司系北京本地公司,到场后随即提交了完整的相关材料,通过审核并等待抽签。D公司系外地企业,由该公司工作人员持相关材料参加抽签。商标局在审核材料时,发现D公司提供材料缺失严重且已有材料也不符合通知书及抽签须知的规范,当即要求该公司人员在截止时间前提供完整合规的材料,否则视为放弃抽签。结果直到抽签结束,D公司仍未提供完整合规材料,C公司自然中签。

抽签结束后,商标局将根据抽签结果(抽签中签、自然中签、均未到场放弃),对同日申请的商标确认在先申请权。对于同日申请的驳回(部分驳回),申请人还可以依据应对一般驳回、部分驳回的情况,提出驳回复审的请求,并对对方商标提出异议。

三、商标初步审定公告后被异议的应对

对初步审定公告的商标,自公告之日起3个月内,在先权利人、利害关系人认为违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的(简称为相对理由),或任何人认为违反第十条、第十一条、第十二条规定的(简称为绝对理由),可以向商标局提出对初步审定公告商标的异议。

如有异议人对初步商标提出异议,商标局将要求商标申请人(即被异议人)在规定的时限内就商标被异议情况陈述事实和理由,进行书面的异议答辩,并作出异议决定。如商标申请人对决定不服,可以在规定时限内向商标评审委员会提出异议复审申请。

相较旧法,2014年5月1日施行的新《商标法》对商标异议人的范围、异议理由、异议流程都进行了更加明确的规定与优化调整,对于某些恶意的异议进行了排除,对申请人顺利地获得商标注册更加有利。新法下的异议应该较旧法条件下有所区别,本文仅对异议的应对进行粗浅探讨,供申请人参考。

1.仔细研究异议理由,积极进行异议答辩

商标局受理商标异议后,将向商标申请人发出《异议答辩通知书》,要求商标申请人在规定的时限内就商标被异议情况陈述事实和理由,提供书面的异议答辩材料。对商标申请人来讲,收到通知书后可以选择提供材料也可以选择不提供相关材料,并不影响异议程序的进行。但从异议实践来看,商标申请人如能针对异议理由,提供对自己有利的证据材料,对于商标局作出异议裁定是有一定帮助的。虽然不一定能影响最终的裁定结论,但是申请人至少已经尽力而为不会留有遗憾。下面举例说明相关情况。

案例一:2012年7月,商标局初步审定了中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司申请的“国酒茅台”商标,山西杏花村汾酒厂股份有限公司等认为该商标有不良影响,向商标局提出异议。该商标由北京某商标代理有限公司代理,商标局向其发出了《异议答辩通知书》要求代理公司及时通知茅台酒厂在固定期限内答辩。茅台酒厂在规定期限内向商标局提交了异议答辩材料。

案例二:2003年2月,商标局初步审定了某个人在第三十四类(烟草、火柴等)商品上的“鸟巢”文字商标。国家体育场有限责任公司认为其恶意抢注,对其提出异议。该商标申请人在规定期限内进行答辩,表示没有恶意抢注的目的,且指定产品与运动场所毫无关联。商标局认为“鸟巢”为08年奥运会主体育场,名称已为公众熟知,被异议人的商标申请注册易使消费者误认为其产品与奥运有某种联系,从而产生不良影响,裁定异议理由成立,不予注册。

案例三:2006年3月,商标局初步审定了某个人在第九类(电子计算机等)商品上申请的“彪马BIAOMA”商标。鲁道夫·达斯勒体育用品波马股份有限公司对此提出异议。该商标申请人未在规定期限内就异议进行答辩。商标局经审理认为,被异议商标与异议人引证的“彪马”商标在指定使用商品未构成类似,异议人称被抢注证据不足,对该商标核准注册。

2.审慎面对异议裁定,考虑是否提出异议复审

根据新《商标法》规定,商标局作出准予注册的异议裁定,被异议商标就可以注册了,异议人不能再提复审,商标申请人就可以拿到商标注册证。如果作出不予注册的裁定,商标申请人(被异议人)可以向商标评审委员会提起异议复审申请。此处规定与旧《商标法》规定区别较大。下面举例说明:

案例一:  “彪马BIAOMA”商标在商标局的异议裁定中被核准注册。根据旧《商标法》规定,当事人(异议人或被异议人)对结果不服都可以向商评委要求异议复审。鲁道夫·达斯勒体育用品波马股份有限公司正是根据此条款向商评委提出了异议复审并提交了相关资料,而商标申请人仍然未予答辩。最终,商评委支持了异议人的要求,撤销了此商标申请。

而此案在新《商标法》施行后,将会有不同的处理流程。根据新法,商标局在异议裁定中对“彪马BIAOMA”商标准予注册,该商标申请人就可以获得商标注册。此时,作为异议人的鲁道夫·达斯勒体育用品波马股份有限公司不能再提出异议复审。

案例二:2010年德国某公司对江苏A公司在第八类(手工具和器具等)商品上初步审定并公告的商标提出异议,江苏A公司未在期限内作出异议答辩,商标局裁定德国某公司的异议理由成立,对该商标不予核准注册。此种情况下,江苏A公司接受了此异议裁定,未向商评委提出异议复审。

在旧《商标法》施行期间,大量的异议复审是由异议人异议不成向商评委提出的,也有部分复审是异议成立由被异议人(商标申请人)提出的。在新《商标法》实施后,异议不成后该商标已经获得注册权,异议人不能再提异议复审,而只能对该商标向商评委提出宣告注册商标无效。商标申请人在异议成立的情况下,需要谨慎应对,考虑具体情况在决定是否启动异议复审程序。

3.综合考虑各种因素,接受复审结果或启动司法程序

异议复审程序是在行政程序内解决商标权利的最后一道程序。异议复审是由商标评审委员会作出的。在新《商标法》施行条件下,商评委对于异议复审的裁定结果与驳回复审的结果类似。对商标申请人来讲,基本可以分为三种情况,即成功(完全推翻商标局的不利异议决定,商标获准注册)、部分成功(不利异议决定被部分否定,注册项目减少)、失败(完全维持商标局原有的异议成立决定)。对于后两种结果,申请人要考虑是否启动司法程序。因相关内容超出本文探讨范畴,不作详述。但从实践中来看,因不服异议复审结果,而向法院提起诉讼的案例比较有限,且启动司法程序后,需要更多的人力、物力、财力投入,且耗时长久,非一般申请人所能承受。商标权益是申请人私权利的保障,讲究的是投入产出比和承受能力,不计代价、不顾能力的追逐商标是不明智的。