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公司注册商标受让中的法律风险

2020.12.04 1969来源 :

注册商标作为现代公司的无形资产之一,凸现出越来越重要的商业价值,受到越来越多公司的重点关注,并将其纳入公司知识产权管理体系进行规范管理并加强保护,由此引发的诉讼越来越多,也给予公司就注册商标受让中的风险作出诸多提示。

一、注册商标转让的内部授权程序

在转让中需要重点关注转让方为签署本合同所需的内部授权程序是否均已完成。注册商标的转让是否需要经过股东会决议,在《公司法》等法律法规中并无明确约定。如果公司内部授权程序有相关规定,如公司章程中的约定等,出于对转让公司所有股东的保护,需要股东会决议同意。

参考案例:邓某骥诉邓某骏、第三人厦门某某贸易有限公司损害公司利益责任纠纷案

【基本案情】 

2014年5月13日,第三人厦门某某贸易有限公司签署声明书,将该公司名下第892467X号“PINLI某立”注册商标、第1099262X号“某立PINLI”注册商标转让至被告邓某骏名下,该声明书经福建省南安公证处以(2014)闽南证内字第764号、763号公证书予以公证。2014年7月24日,第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏签署《注册商标转让合同》,第三人将该公司名下6个商标(第1332521X号“PINLI某立”注册商标、第1332517X号“PINLI某立”注册商标、第754612X号“LEEDANCX”注册商标、第903247X号“LEEDANCX”注册商标、第912142X号“立某某品”注册商标、第912141X号“立某某品”注册商标)无偿转让至被告邓某骏名下,转让合同上均盖有第三人厦门某某贸易有限公司的公章。 

在案件庭审过程中,原告邓某骥主张,上述的商标转让行为均未经过公司股东会决议,其亦不知情,对此,被告的委托代理人当庭未予确认,法庭责令被告于庭后3个工作日内向法庭提交相关证据。此节事实成为本案的事实争点A。 

另,依据上述转让声明书及转让合同,经由第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏向国家工商行政管理总局商标局申请,国家工商行政管理总局商标局于2015年7月7日出具《商标转让证明》,核准上述8个商标的转让注册。

【裁判结果】 

福建省厦门市集美区人民法院经审理作出(2016)闽0211民初1955号民事判决:(一)确认第三人厦门某某贸易有限公司与被告邓某骏通过合同或其他形式将第892467X号“PINLI某立”注册商标、第1099262X号“某立PINLI”注册商标、第1332521X号“PINLI某立”注册商标、第1332517X号“PINLI某立”注册商标、第7546122号“LEEDANCX”注册商标、第903247X号“LEEDANCX”注册商标、第912142X号“立某某品”注册商标、第912141X号“立某某品”注册商标的商标所有权转让至被告邓某骏的行为无效;(二)确认第892467X号“PINLI某立”注册商标、第1099262X号“某立PINLI”注册商标、第1332521X号“PINLI某立”注册商标、第1332517X号“PINLI某立”注册商标、第754612X号“LEEDANCX”注册商标、第903247x号“LEEDANCX”注册商标、第912142X号“立某某品”注册商标、第912141X号“立某某品”注册商标归第三人厦门某某贸易有限公司所有;(三)被告邓某骏于本判决生效之日起十日内向第三人厦门某某贸易有限公司返还第892467X号“PINLI某立”注册商标、第1099262X号“某立PINLI”注册商标、第1332521X号“PINLI某立”注册商标、第1332517X号“PINLI某立”注册商标、第754612X号“LEEDANCX”注册商标、第903247X号“LEEDANCX”注册商标、第912142X号“立某某品”注册商标、第912141X号“立某某品”注册商标的所有权;(四)驳回原告邓某骥的其他诉讼请求。

二、转让注册商标的所有权是否清晰

1、商标是否已经被核准注册。

商标在尚未取得核准时的转让需要等待商标注册核准后才会进行审批,如果商标还在申请过程中,那商标的转让就存在风险,如果该商标未被核准注册,商标的转让无效。

2、注册商标是否已被注销或撤销,或者在有效期以外、未续展;

3、商标转让合同受让方不能仅凭转让方提供的商标注册证书,还必须调查转让方是否为商标注册人。另外,应了解商标注册人名义地址是否与转让方营业执照上的名称和地址一致,若转让方营业执照上的名称和地址,与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的,商标局将驳回转让申请。

4、被转让的商标是否为被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标。在冻结期和质押期内,未经人民法院和质权人的同意,该商标不得转让。否则,该商标转让合同无效。

三、商标是否已许可他人使用

商标权在被转让前,经常会出现商标转让合同转让人已将商标使用权许可第三人使用的情况。为了保障受让人的利益,受让人应在签订商标转让合同前,清楚了解该被转让的商标的权利状况,应明确约定被转让商标被许可使用的情况,以及受让人在商标转让合同签订后是否仍需承受被许可使用的相关权利义务。根据商标法第四十条规定的商标使用许可的三类形式,如果受让的注册商标已为他人设定独占许可,受让人实质无任何商标的权益,排他许可同理,受让人许可给他人使用将造成实质障碍。

依据现行法律规定,发生在许可后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力,被许可人在许可合同有效期内仍可以继续使用该商标。根据商标法第四十条规定的商标使用许可的三类形式:

(一)独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;

(二)排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;

(三)普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

四、商标的一并转让

《商标法实施条理》第二十五条规定:

转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。

转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。

对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

【参考案例】 

(2014)浙杭知初字第308号 

【案情介绍】 

宁波市科技园区某影电子有限公司(以下简称宁波某影公司)在第九类“计算机程序(可下载软件)”上核准注册了“某嘀”商标,后将上述注册商标转让给杭州某影微电子有限公司(以下简称杭州某影公司)。双方其后又签订商标许可协议,杭州某影公司将该注册商标排他许可给宁波某影公司使用。北京某桔科技有限公司(以下简称某桔公司)在2012年推出了“某嘀”打车系列app,通过网站和应用下载商店提供用户下载。杭州某影公司以某桔公司将“某嘀”作为app商标,使用在“某嘀”打车的乘客版、司机版app、网站www.xxxxxxx.com以及其各地门店招牌、微博、微信公众号上等行为涉嫌侵害其注册商标专用权为由,诉至杭州市中级人民法院。

【裁判结果】

本案在审理过程中,经法院主持调解,各方最终达成商标一揽子转让协议。

五、商标转让合同签订后至核准公告之日期间的权利义务风险

根据我国《商标法》第39条第2款规定,“转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”由于自商标转让合同签订后至核准公告之日,受让方并未取得商标专用权,这段期间双方的权利义务应明确约定。

综上,受让方在签订和履行商标转让合同时,对被转让的商标要有充分的认识了解,并严格按照法律规定办理相关手续,从而最大限度规避法律风险。